내재적 구성요소에 기한 진보성 판단
Pers. Web Techs, LLC v. Apple, Inc.
US 심사관의 태도
특허출원의 진보성 흠결을 주장하기 위하여 청구항의 어떤 구성요소가 선행문헌에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 US 심사관은 그 구성요소가 내재적으로 존재한다고 주장하는 경우가 있습니다.
Pers. Web Techs., LLC v. Apple, Inc.
Apple, Inc.은 미국 PTAB(우리나라 특허심판원에 해당)에서 Pers. Web Techs., LLC이 가진 특허가 무효라고 주장했습니다.
컴퓨팅 장치에서 파일은 흔히 파일명, 경로명, 위치 등으로 식별됩니다. 따라서, 파일명만 서로 다르면 중복 저장될 수 있는데, 이 사건 특허는 파일 내용에 기반한 content-based identifier를 생성하고 동일한 내용의 파일이 이미 존재하는지 없는지를 식별하는 방법에 관한 것입니다.
이에 비해 선행문헌은 binary object identifier를 개시하고 있는데, PTAB(우리나라 특허심판원에 해당)은 binary object의 내용이 변경되면 식별자가 변경되므로 중복 객체는 인식될 수 있다는 사실이 \’내재적으로 존재\’하는 것으로 보고
이 사건 특허가 무효라고 결정하였습니다.
이의 있습니다!
항소법원 갑니다!
주장: Apple과 PTAB의 주장대로 선행문헌에 기재된 대로 binary object의 내용이 변경되면 식별자가 변경되는 것은 사실이지만 그것으로 중복 객체를 찾겠다는 내용은 없는데요?
이러한 주장으로 내재적 존재의 주장을 배척할 수 있을까요? 아니라면 특허권자 Pers. Web Techs, LLC는 미연방 항소법원에서 어떤 주장을 했을까요?
특허권자의 주장은 이러합니다
선행문헌에서는
[1] 먼저 파일명과 위치를 통하여 파일을 검색한 후,
[2] binary object identifier는 백업된 버전의 객체에 관한 일대일 비교를 수행할 때에야 사용된다고 개시되어 있습니다.
따라서 동일한 파일이 존재하는지 여부를 파악할 수 있을 가능성을 시사하고 있을 뿐 반드시 그 binary object identifier를 사용해서 동일 파일의 존재 여부를 확인하는 것이라고 개시되어 있거나 암시되어 있지 않습니다!
결국 미연방 항소법원은 특허권자의 손을 들어주었습니다.
결론
이 사건 판례에 따르면, 내재성 inherency에 근거하여 진보성을 부정하기 위하여는 선행문헌에 명시적으로 개시되어 있지 않은 특정 구성요소가 \”불가피하게\” 존재함을 입증하여야 합니다. 이는 명시적으로 기재되어 있지 않은 구성요소가 존재할 가능성만으로 그 구성요소를 취하여 진보성 부정의 근거로 삼을 수 없음을 의미합니다. 따라서 내재적 구성요소를 근거로 한 경우에는 특허 무효 공격이 있는 경우 이 사건 특허권자처럼 선행 특허발명의 구성요소가 필연적으로 존재하지는 않는다는 논리 및 근거를 제시함으로써 상대방의 특허 무효 시도를 저지할 수 있겠습니다.
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1599.Opinion.3-8-2019.pdf
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