미국 특허상표청 정보제공(Preissuance Submission) 쉽게 따라하실 수 있습니다.

약간의 특허 지식만 있다면 말이죠.

PIS(등록전 제출; Preissuance Submission)은 미국 특허상표청(USPTO)에 특허등록 전에 출원인이 아닌 제3자가 해당 특허출원이 특허를 받을 수 없다는 증거, 이유를 제출하는 것입니다.

익명으로 이루어집니다.

  1. 신청 대상: PIS는 모든 종류의, 아직 등록되지 않은 특허출원(가출원 제외)에 대해 가능합니다. 다만, 재심사가 진행중인 건에 대해서는 신청할 수 없습니다.
  2. 신청 주체: 출원인이 아니고 담당 변리사 등 정보 고지의 의무를 지닌 사람이 아니면 누구나 PIS를 신청할 수 있습니다.
    “PIS 신청은 익명으로 이루어집니다.”
  3. 신청 기간: 출원 공개 후 6개월 이내이거나 첫 번째 의견제출통지서(Office Action)가 나오기 전에 가능합니다. 다만, 의견제출통지서가 나오면 6개월 전이라도 신청하실 수 없습니다.
  4. 신청 수수료: 제출할 서류가 3개 이하이고 해당 특허출원에 대한 첫 번째 신청일 경우에 USPTO에 납부해야 할 수수료는 없습니다. 추가로 신청할 경우에 10개의 선행기술 당 USD 180이고, 중소기업을 위한 감면도 있습니다.
  5. 재량: PIS 신청자는 익명 처리되고, 별도의 심사과정에 대한 참여는 불가합니다. 제출 서류를 참고할까 말까는 심사관이 그 재량으로 결정하고, 답변 의무도 없습니다. 다만, 심사관이 참고하면 심사과정의 공식기록으로 남습니다.

PIS는 특허청 관납료가 없거나 매우 저렴하다는 장점이 있지만, 실패하는 경우 오히려 상대방의 특허가 강화될 수 있으므로 신중하게 할 필요가 있습니다.

자, 이제 시작해볼까요?

1. USPTO의 Public Pair에 접속합니다. https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair

2. 대상 특허출원을 검색해보겠습니다. 위와 같이 출원번호(Application Number)나 공개번호(Publication Number)를 입력하여 검색합니다.

3. 위 화면에서 중요한 것은 4자리 확인번호(Confirmation Number)를 기억해두는 것입니다.

4. 다시 화면 왼쪽 상단의 Electronic Filing을 클릭하고 eFile (Unregistered)를 클릭합니다.

미국 특허상표청 정보제공

5. 위 화면에서 e-Filer Last Name: 에 본인의 성을 로마자로 입력하고, e-Filer First Name: 에 본인의 성을 제외한 이름을 로마자로 입력합니다.

6. 라디오 버튼 중에서 Existing application/patent를 선택하고, 또 나오는 라디오 버튼 중에서 Third-Party Preissuance Submission under 37 CFR 1.290을 선택합니다.

7. 이제, 미국 출원번호를 입력하고, 확인 번호(confirmation number)를 입력합니다.

8. 모든 것을 사실대로, 그리고 진실로 믿고 있는 대로 쓰겠다는 취지의 서약(Pursuant to 37 CFR 11.18(b)…)을 읽어본 후에 체크합니다.

9. Continue 버튼을 누릅니다. 그러면 다음 화면으로 넘어갑니다.

10. 위 화면에서 미국 특허(U.S. PATENTS), 미국 특허출원 공개공보(U.S. PATENT APPLICATION PUBLICATIONS), 외국 특허 및 공개된 외국 특허출원(FOREIGN PATENTS AND PUBLISHED FOREIGN PATENT APPLICATIONS), 비특허 공개문헌(NON-PATENT PUBLICATIONS) 중에서 하나 이상을 골라서 쓰시면 됩니다. 관납료를 내지 않도록 문헌 개수는 3개를 초과하지 않도록 합니다.

예를 들어, U.S. PATENTS란에 대해, Patent Number에 선행기술의 특허번호를, Kind Code에 B1, B2 등 문헌 종류 코드를 입력합니다. Concise Description of Relevance는 관련성에 관한 간략한 설명을 쓰시면 됩니다. 참고로 1000자 이내로 써야 합니다.

예를 들어, 이렇게 쓰실 수가 있겠습니다.

US 8,XXX,XXX B2 discloses …ing, which is the same as the subject matter of …. Further, it utilizes ~ to ~, which is the same. Meanwhile, a little bit of .. is added, however … is not more than the state-of-the-art at the filing date of …, so a person having an ordinary skill in the art easily derives the ….

선행기술 때문에 대상 특허출원에 신규성 및/또는 진보성이 없는 이유를 잘 쓰시면 됩니다. 심사관이 충분한 흥미를 가지고 대조해볼 의향이 생기도록 적절히 환기시키는 것이 좋을 듯싶습니다.

물론, 한 건이 입력될 때마다 Add Another 버튼을 누릅니다.

11. PIS에 관한 통지를 받고 싶으시다면, E-mail address: 에 이메일 주소를 입력하고 체크합니다.

12. 관납료를 낼 필요가 없는 경우이므로, 라디오 버튼 중에서 “The fee set forth in 37 CFR 1.290(f) is not required because this submission…”를 선택합니다.

13. /John Smith/와 같이 본인 전체 이름으로 서명을 하고, Name에 이름을 기재한 후에, Continue 버튼을 누릅니다.

14. 여기까지 하셨다면 거의 다 하신 것입니다. 위 화면은 문서 첨부 화면입니다.
선행기술이 외국 특허문헌 또는 비특허문헌이라면 입수하여 pdf 파일로 올릴 필요가 있습니다. 또한, 영문으로 되어 있지 않다면 영문 번역문도 함께 올릴 필요가 있습니다. 예시로 든 경우는 미국 등록특허이므로 올릴 필요가 없습니다. Review 버튼을 누릅니다.

15. 다음으로 오는 Review, Confirm & Submit 화면에서 지금까지 입력한 내용을 한번 확인하고 최종 제출을 하면 됩니다! 수고하셨습니다.

제출 자료가 요건을 갖춘 경우에는 담당 심사관에게 전달되나, 접수가 되지 않았다고 재검토를 신청하거나 항소하는 것은 불가능합니다. 심사관이 요구하지 않는 한 출원인이 PIS에 대해 답변할 의무는 없습니다. 접수된 자료는 심사관에 의해 심사 기록으로 남을 수는 있습니다. 다만, 신청자는 익명 처리됩니다.

미국 특허상표청에 대한 정보제공은 저희 이타에 의뢰하셔도 됩니다!